STSJ Cataluña , 14 de Julio de 2004
| Ponente | JOAQUIN JOSE ORTIZ BLASCO |
| ECLI | ES:TSJCAT:2004:8772 |
| Número de Recurso | 310/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Recurso nº 310/2001 SENTENCIA Nº 964/2004 ILMOS. SRES.:
PRESIDENTE:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO MAGISTRADOS:
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA DON ENRIQUE GARCÍA PONS En la Ciudad de Barcelona, a catorce de julio de dos mil cuatro.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso- administrativo arriba referenciado, interpuesto por la compañía DANONE, S.A., representada por la Procuradora DOÑA INMACULADA LASALA BUXERES y dirigida por el Letrado DON JORGE COLOMINAS GARCÍA, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y asistida por sr./a.
ABOGADO/A DEL ESTADO, siendo parte codemandada JOSÉ SANCHEZ PEÑATE, SA, representada por la Procuradora DOÑA ARACELI GARCÍA GÓMEZ y dirigida por el Letrado DON JOAN CASULÁ CLIVER.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, de 6 de marzo de 2000 y 14 de febrero de 2001.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación del presente pleito se han observado las prescripciones legales.
Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la impugnación ejercitada contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía de 6 de marzo de 2000, por la que se acordó la concesión de las marcas 2.203.908 (2), 2.203.909 (0) y 2.203.910 (4), clase 29, MAILAC BIO (MIXTA) a la compañía José Sánchez Peñate, SA., y de 14 de febrero de 2001, por la que se decidió desestimar los recursos de alzada interpuestos por la parte actora, Danone, S.A.
La demanda contiene como fundamento de la pretensión las alegaciones de aprovechamiento de la reputación ajena, riesgo de confusión y de asociación, e incumplimiento del artículo 1 de la Ley de Marcas .
La Administración demandada solicita la desestimación del recurso, por entender conformes a Derecho los actos impugnados.
La codemandada solicitó la desestimación del recurso por no darse las circunstancias alegadas por la representación de la parte actora.
Situado en los términos expuestos el objeto de debate en el presente litigio, resulta procedente centrarse en la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, cuya hermenéutica procede realizar de conformidad con el concepto de marca contemplado en el artículo 1 de la citada Ley , como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona; de ahí que una determinada configuración, en los términos del artículo 2 de la misma Ley , debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva, y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios: "a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior."
La eficacia de la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 no sólo alcanza a considerar el doble enjuiciamiento de semejanza, según reiterada jurisprudencia, sino que asimismo es necesario realizar dicho análisis desde una perspectiva finalista, en el sentido de que no basta cualquier semejanza sino que se precisa que dicha semejanza sea de tal entidad que pueda razonablemente inducir a error o confusión al público consumidor.
En palabras del Tribunal Supremo, entre otras, STS de 21 de abril de 2003 , FJ 2: "El artículo 12.1.a)
de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la naturaleza de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar además, si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual)
entre ambas marcas, pues en cualquier caso exige que los productos pueden confundirse por ser idénticos o similares.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si...
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