STSJ Comunidad de Madrid 196/2018, 14 de Marzo de 2018
| Ponente | NATALIA DE LA IGLESIA VICENTE |
| ECLI | ES:TSJM:2018:2862 |
| Número de Recurso | 56/2017 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 196/2018 |
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2018 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2017/0000780
RECURSO 56/2017
SENTENCIA NÚMERO 196
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----- Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D.ª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid, a catorce de marzo de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 56/2017, interpuesto por la mercantil Heineken España, S.A., representada por la Procuradora D.ª María Granizo Palomeque contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 2016 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 3 de mayo de 2016 de concesión de la marca nº 3.578.176 "CASA YUSTE" para productos y servicios de la Clase 29, 30, 31 y 32. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado. Se ha personado como codemandado D. Baldomero representado por la Procuradora D.ª María Ángeles Oliva Yanes.
En fecha 19-01-2017, se interpuso por la mercantil Heineken España, S.A., recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 2016 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 3 de mayo de 2016 de concesión de la marca nº 3.578.176 "CASA YUSTE" para productos y servicios de la Clase 29, 30, 31 y 32.
Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo por escrito, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia que estimase el recurso contencioso-administrativo y anulase, por no ser conformes a Derecho las Resoluciones impugnadas, y acordase la denegación del acceso registral a la citada marca ordenándolo así para su cumplimiento por la OEPM, con imposición de costas a quien se opusiera a las pretensiones de la parte recurrente.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Se ha personado como codemandado D. Baldomero que presentó escrito de oposición a la demanda.
Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 8 de marzo de 2017, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.
Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente.
El presente recurso tiene por objeto la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 2016 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 3 de mayo de 2016 de concesión de la marca nº 3.578.176 "CASA YUSTE" para productos y servicios de la Clase 29, 30, 31 y 32.
La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis lo siguiente.
Como antecedentes señala que D. Baldomero solicitó la inscripción de la marca nº 3.578.176, mixta "CASA YUSTE" para productos de las Clases 29, 30, 31, 32, y 33. La mercantil Heineken España, S.A., formuló oposición con base en la marca de la Unión Europea nº 2.301.067 "LEGADO DE YUSTE", registrada para las Clases 32 y
33. Finalmente se concedió la marca y contra la resolución desestimatoria del recurso de alzada se interpone el presente recurso contencioso-administrativo.
En primer lugar el recurrente pare del prestigio reconocido de Heineken España, S.A., en el sector de las bebidas alcohólicas y la notoriedad de la marca prioritaria Legado de Yuste, una de las principales marcas de la demandante. Así afirma que la notoriedad de la marca en el sector de las bebidas alcohólicas está fuera de toda duda, por lo que no cabe duda que el consumidor procederá a la asociación de los orígenes empresariales entre la marca recurrida y la de la demandante, ya que se trata de un signo muy conocido por el consumidor español.
En segundo lugar resalta el importantísimo precedente de denegación de un supuesto extraordinariamente similar al presente en el que un tercero también pretendía beneficiarse de la marca de la demandante para bebidas. Y así se denegó el nombre comercial nº 305.352 "Bodegas F. Yuste" mixta para Clase 33 con base a la impugnación de "Legado de Yuste".
Impugna la concesión de la marca por infracción del art. 6.1.b) LM . Así se reproduce la palabra Yuste, sin que la eliminación en la marca prioritaria del elemento secundario "legado" y la sustitución por el vocablo secundario "casa" aporte distintividad alguna pues se trata de elementos ciertamente inapropiables e inoperantes de nula capacidad distintiva dentro del conjunto. Cita Jurisprudencia sobre el predominio del elemento dominante sobre el accesorio, así como sobre el predominio del elemento denominativo frente al gráfico en las marcas mixtas. Afirma la existencia de riesgo de confusión atendiendo a la identidad aplicativa.
Por último invoca la especial incursión de la marca concedida en la prohibición del art. 8 de la Ley de Marcas .
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por los siguientes argumentos.
Comienza señalando que los precedentes administrativos y jurisprudenciales que se citan por la parte recurrente en la demanda carecen de relevancia puesto que la actuación del Registro no vincula a los Tribunales ni al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier clase de propiedad industrial constituye un acto reglado y no discrecional.
Niega la concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas . Cita Jurisprudencia y concluye, aplicando dichos principios generales al presente caso, que, en contra de lo manifestado por la recurrente, la prohibición de registro no es aplicable al caso. Y ello porque analizando los elementos denominativos de ambos signos se puede afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas entre ellos puesto que la nueva marca reivindica una composición gramatical que en su conjunto contemplada presenta diferencias denominativas y fonéticas con la marca comunitaria recurrente, lo que permite su convivencia pacífica de la misma forma que conviva la marca aquí recurrente con las marcas nº 2.707.696 MARQUÉS DE YUSTE, nº 2.696.967 LA CASA GRANDE DE YUSTE, nº 2.707.696 CASA GRANDE DE YUSTE, todas ellas en Clase 33 del Nomenclátor Internacional y propiedad del titular de la marca recurrida. Desde el punto de vista gráfico presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual, al consistir el signo prioritario en un signo de naturaleza exclusivamente denominativa frente a la naturaleza mixta de la marca solicitada. Y desde el punto de vista conceptual evocan conceptos suficientemente diferenciados. Por todo lo anterior se niega el riesgo de confusión.
El codemandado D. Baldomero presentó escrito de oposición a la demanda.
Relativiza la importancia dada en la demanda al precedente administrativo citado. Y ello porque no tiene la misma carga de distintividad el vocablo Bodegas del precedente invocado que el término Casa de la nueva marca. Así Bodegas es descriptivo para describir los productos referidos a bebidas alcohólicas y por tanto su valor distintivo en nada es comparable con el supuesto actual. Añade que existen múltiples importantísimos precedentes de registros que incorporan el término Yuste en sus denominaciones y que han sido...
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STSJ Comunidad de Madrid 448/2018, 13 de Junio de 2018
...de ellas . SÉPTIMO En el caso enjuiciado, el Tribunal ya se ha pronuncia en la Sentencia dictada el 14 de marzo de 2018 ( ROJ: STSJ M 2862/2018 - ECLI:ES:TSJM :2018:2862 ) en el Procedimiento Ordinario 56/2017 respecto de la marca 3.678.176 "Casa Yuste." Que también se ha pronunciado sobre ......