STSJ Comunidad de Madrid 438/2014, 6 de Mayo de 2014
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 438/2014 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid, sala Contencioso Administrativo |
| Fecha | 06 Mayo 2014 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2011/0003153
RECURSO 1221/2011
SENTENCIA NÚMERO 438
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----Iltmos Señores:
Presidente.
-
Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
-
José Daniel Sanz Heredero
-
Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
En la Villa de Madrid a seis de mayo de dos mil catorce.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso Contencioso- Administrativo número 1221/2011, interpuesto por TELEFONICA S.A. representada por la Procuradora doña Silvia Ayuso Gallego contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha de 5 de octubre de 2011, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de abril de 2010 que denegó el registro de la marca nacional gráfica, número 2.901.139-6 para la clase 38.
Habiendo sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, estando representada por el Abogado del Estado.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó demanda, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando Sentencia estimatoria del recurso interpuesto y que se anulase la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado al Abogado del Estado que contestó a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de quince días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 29 de abril de 2014, a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar. Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Miguel Ángel García Alonso.
Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha de 5 de octubre de 2011, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de abril de 2010 que denegó el registro de la marca nacional gráfica, número 2.901.139-6 para la clase 38.
La recurrente limitó el ámbito protegido a la clase 38: servicios de comunicaciones.
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca grafica por entender que carece de carácter distintivo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5.1.b de la ley de marcas en cuanto que "no se trata de un solo color, sino de toda la gama del azul desde el oscuro hasta el blanco, es decir de todos los matices del azul."
La parte demandante solicita que se dicte sentencia, anulando la resolución administrativa recurrida y en su lugar se declare su derecho a la concesión de la marca referida alegando esencialmente que lo que quiere proteger es una particular combinación del color azul, debidamente determinada con el código de color Pantone.
Que no se excluye la posibilidad de que una combinación de colores pueda constituir una marca.
Alega que su marca grafica no restringe indebidamente la disponibilidad de los colores, que no se pretende una apropiación de todas la tonalidades del color azul. Que entre las competidoras del sector existe una diferenciación clara gracias al color que utilizan en el mercado.
La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente dispone:
Artículo 5. Prohibiciones absolutas
-
No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
-
Los que carezcan de carácter distintivo.
La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones.
El sentido de las prohibiciones del Art. 5.1 reside en dejar a libre disposición de todos los empresarios del sector todos los signos, medios ó indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, u otra característica de los mismos no deben de ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca. Siendo evidente por lo demás que la protección administrativa del derecho de propiedad industrial, a través del correspondiente registro tiene como uno de sus fundamentos y pilares la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes, comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, fundamento que no puede apreciarse cuando el fonema, ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común.
Aplicado lo anterior al caso presente, En este caso debe valorarse que los consumidores podrían identificar el signo característico de la m de Movistar, con la recurrente, pero no un color o combinación de colores azules dentro de un cuadrado en sí, como símbolo de esta compañía que además en este caso ha sido usado en un corto periodo de tiempo por la compañía recurrente.
Es preciso tener en cuenta especialmente la sentencia del Tribunal Supremo número 5725/2013, Sección 2 ª, dictada el día 2 de diciembre de 2013 en el recurso número 4301/2012, que dispone, con referencia a una marca gráfica solicitada que consiste en un cuadrado de color naranja (color concreto dentro del sistema de clasificación Pantone) sin que vaya acompañado de ningún otro elemento, ya sea gráfico o denominativo, referente a un color naranja reivindicado que aparece en el interior de un rectángulo, sin que en su interior se contenga elemento denominativo alguno.
Expresa esta sentencia que ha abordado detalladamente la cuestión planteada que "la primera cuestión que debemos abordar, por tanto, si la marca solicitada, en los exactos términos gráficos en que aparece conformada, tiene o no tiene el necesario y preceptivo carácter distintivo, cualidad esencial de todo signo marcario, tal como ya hemos dichos.
Que a juicio de este Tribunal, y en contra de la tesis sustentada en la resolución impugnada, no puede predicarse el necesario carácter distintivo de la marca solicitada.
que ya hemos recordado el criterio de que el interés general se opone, en principio, a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Que el hecho de que...
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STSJ Islas Baleares 309/2015, 30 de Abril de 2015
...que se exija a la marca un rasgo de distintividad que ha de caracterizarla frente a productos similares. Dice la Sentencia del TSJ de Madrid nº 438/2014 de 6 de mayo que "La razón de la prohibición absoluta de registro contenida El sentido de las prohibiciones del Art. 5.1 reside en dejar a......