STSJ Cataluña 576/2012, 26 de Septiembre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 576/2012 |
| Fecha | 26 Septiembre 2012 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Recurso ordinario (Ley 1998) 272/2010
S E N T E N C I A Nº 576/2012
ILMOS.SRES.:
Presidente:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO
Magistrados:
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
En la ciudad de Barcelona, a 26 de septiembre de 2012.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 272/2010, interpuesto por la mercantíl "SOGEPI CONSULTING Y PUBLICIDAD, SL", representada por el procurador D. RICARD SIMO PASCUAL y asistida por la letrada Dª. TERESA BARCELÓ, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES YMARCAS, representada y asistida por el ABOGADO DEL ESTADO y, en el que figura como parte codemandada, la sociedad "ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A." representada por la procuradora Dª. MARTA NAVARRO ROSET y asistida por el letrado D. ESTEBAN MARTINEZ-ABARCA SEGURA. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA, quien expresa el parecer de la SALA.
La parte recurrente interpuso recurso contencioso administrativo contra contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de abril de 2010 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de denegación de la marca nacional nº 2.839.785, clase 29, "ESPETEC".
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Acordado el recibimiento del precedente pleito a prueba y tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la L.E.C., se señaló a efectos de votación y fallo la audiencia del día 11 de julio de 2012, a la hora señalada. CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Mediante el presente procedimiento se recurre la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de abril de 2010 desestimatoria del recurso de alzada anterior, de fecha 30 de junio de 2009, interpuesto contra el Acuerdo que denegó la inscripción de la marca denominativa nº 2.839.785, clase 29, "ESPETEC", para distinguir -después de la limitación que hizo a resultas de unas observaciones emitidas en el expediente- "embutidos de carne curada de cerdo y secada del tipo fuet", en clase 29.
Se formuló oposición, por una parte, en base a la marca prioritaria mixta nº 1.792.095 "ESPETEC CRIVEN", alegándose prohibición relativa del art. 6.1 y absoluta del art. 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y por otro opositor en base a las prohibiciones absolutas del art. 5.1.b) y c).
Importa significar que, a resultas de lo decidido en la resolución desestimatoria de la alzada, la discursión versa sobre la existencia o no de la prohibición del art. 5.1.c), más bien de la excepción a esa prohibición contenida en el apartado 2 del art. 5, porque la Oficina ha rechazado loas oposiciones basadas en los arts.
6.1 y 5.1 b) de la Ley de Marcas .
También es oportuno resaltar que los dos opositores a la inscripción de la marca novel aludieron a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 12 de noviembre de 1993 . Dicha sentencia confirmó en casación (salvo un extremo relativo a indemnización) la sentencia de la Audiencia Provicial de Barcelona que, a su vez, había confirmado en apelación la del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Barcelona que estimó íntegramente la demanda de CRIVEN, S.A. en que se solicitaba: "a) nulidad de la inscripción de la marca nº 977.402 ESPETEC, para distinguir productos que incluyen embutidos y por constituir una denominación genérica prohibida por el párrafo 5 del art. 124 del Estatuto. b) nulidad de la marca internacional nº 499.084, como consecuencia de la anterior declaración, por disposición del art. 6 del Arreglo de Madrid. c) derecho de CRIVEN, S.A. y de todos los demás industriales, a utilizar la denominación de ESPETEC, para distinguir un embutido de carne cruda de cerdo y secada; d) improcedencia por lo tanto, de la exigencia del Sr. Florentino (titular de la marca nº 977.402 ESPETEC), de que mi principal cesara en el uso del vocablo ESPETEC para distinguir un embutido, por ser contraria a derecho; y e) condena del demandado a abonar a CRIVEN, S.A. en concepto de reparación de daños y perjuicios irrogados a la misma..."
La meritada sentencia del Tribunal Supremo, con ocasión del motivo alegado de infracción de la doctrina jurisprudencial sobre "los requisitos para poder calificar de genérica una denominación", característica que negaba el recurrente, declaró: "(...) La Sala de instancia estimó que la palabra "espetec", "por su carácter genérico, conlleva una precisión que inhabilita para distinguirlos de otros similares productos de la industria o e trabajo, ya que de lo contrario conduciría a un verdadero monopolio de la denominación y de sus aplicaciones como género", que es lo que trata de impedir el art. 124-5º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Es lo cierto que, independientemente de que, en el tráfico comercial, no consta que la denominación "espetec" se haya utilizado para distinguir sus productos por otros industriales -salvo el periodo en que lo fue por la demandante "CRIVEN, S.A."-, dicho vocablo catalán tiene un carácter genérico al designar, en una de sus acepciones, "botifarra que no es cou, sinó que la deixen assecar i després se la mengen", así como "espetegall" es denominación de "botifarra de carn bona, crua, seca, de budell estret i prim amb forma de nansa" (Diccionari Català-Valencià-Balear de Francesc de B. Moll), pudiendo afirmarse que "espetec" remite a una clase de productos cárnicos elaborados con carne de cerdo, mezclada o no con otras, cuya característica sería que se deja secar antes de ser consumida, de donde se sigue que la Sala aplicó rectamente el precepto estatutario citado, pues "espetec" no es un nombre original para designar los productos del recurrente, D. Florentino
, sino que se refiere a una clase general de "botifarra" y por sí sola la identifica con tal carácter, habiendo sido utilizada, al menos, en algunas comarcas catalanas con referencia directa al producto ya descrito, por lo que al admitirse como marca para el comercializado por el recurrente, éste utilizaría exclusivamente una denominación general introduciendo en el mercado un alto nivel de confusión y privando a los demás industriales de identificar los productos con un término general, todo lo cual fue apreciado por la Audiencia y es conforme a la doctrina jurisprudencial declarada, entre otras, en la sentencia de 28 de Noviembre de 1986, expresiva de que "en relación con la genericidad de las marcas, el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial veda el acceso al Registro de las denominaciones genéricas, ya que, en un aspecto, se trata de elementos de uso común pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras que, desde la otra perspectiva, esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función indentificadora que les es propia", y en la dictada con fecha 2 de Diciembre de 1989; de donde se sigue el perecimiento del motivo."
En su escrito de contestación al suspenso, la solicitante (aquí actora y que es una empresa que forma parte del grupo Casa Tarradellas) puso de relieve la notoriedad de las marcas del grupo nº 996.421 "L'ESPETEC CASA TARRADELLAS", en clase 29, para proteger "embutidos de carne curada de cerdo y secada", solicitada el 4 de febrero de 1982, y la comunitaria nº 5.962.685 "ESPETEC CASA TARRADELLAS", en clase 29, para amparar embutidos de carne curada de cerdo y secada;...
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